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특허무효심판 통해 경쟁사 바이오 신약 조성물의 특허 무효 결정 받은 사례

특허무효심판을 통해 경쟁사의 특허 물질이 요건에 해당하는지 다투고자 한 제약사 의뢰인을 조력하여 특허무효 결정을 받은 사례입니다.

핵심요약핵심요약

바이오기업 A사는 신약 개발 과정에서 경쟁사의 복합 조성물 특허가 자사 기술과 유사하다는 사실을 발견했습니다.
선행기술과 연구자료, 약리효과를 분석해 해당 특허의 신규성과 진보성을 검토하고 특허무효 심판 가능성을 살폈습니다.
기존 기술과의 차별성 및 현저한 약리효과의 입증 여부가 특허 유효성을 판단하는 핵심 쟁점으로 확인됐습니다.

본 업무사례는 대륜이 수행한 실제 사건이며, 특허법 제29조 및 제133조 등 관계 법령과 특허심판원의 심결문을 바탕으로 작성되었습니다.

1. 특허무효심판을 검토하게 된 바이오기업 의뢰인

특허무효심판을 고려하게 된 바이오벤처기업의 사례입니다.

A사에서 사업개발팀장으로 근무하는 40대 이준혁 씨(가명)는 신약 후보물질의 사업화를 준비하던 중 예상치 못한 문제를 발견했습니다.

회사가 연구 중인 바이오 치료제와 유사한 기술이 경쟁사의 특허로 등록되어 있었던 것입니다.

해당 특허는 복수의 생리활성물질을 결합해 치료 효과를 높이는 복합 조성물에 관한 것이었습니다.

여러 연구자료와 논문을 뒤지며 고민하던 준혁 씨는 이 특허에 포함된 물질과 기술이 기존 연구에서도 확인되는 점을 발견했습니다.

기존에 사용되는 물질을 조합한 복합조성물도 특허의 요건에 해당될까?

이에 준혁 씨는 경쟁사 특허의 유효성을 다투기 위한 특허무효심판이 가능한지 확인하고자 대륜 전문변호사를 찾았습니다.

기존 연구에서 알려진 기술도 특허로 인정될까?

경쟁사는 특허에서 이 복합 조성물이 기존 치료제보다 우수한 약리효과를 구현했다고 주장하고 있었습니다.

그러나 준혁 씨 측의 의뢰를 받은 전문변호사는 개별 물질의 작용과 조합 가능성이 이미 공개된 연구자료에서 제시됐다는 점에 주목했습니다.

특히 해당 조성물이 기존 기술과 실질적으로 어떤 차이가 있는지, 그 차이가 독점적인 특허권을 인정할 만큼 중요한지 확인할 필요가 있었습니다.

전문변호사는 기존 기술과의 차별성이 부족하다면 등록특허의 무효를 다툴 수 있다고 설명했습니다.

특허무효심판을 검토하게 된 바이오기업 의뢰인

2. 특허무효심판을 위한 선행기술과 약리효과 분석

이번 특허무효심판의 핵심은 기존에 알려진 생리활성물질을 결합한 기술에 특허로 보호받을 만한 요건이 있는지 여부였습니다.

특허무효심판에서 이를 다투려면 개별 물질의 효능뿐 아니라 조합 방식과 약리효과, 관련 연구자료까지 함께 분석해야 했습니다.

전문변호사는 세 가지 쟁점을 중심으로 대응전략을 세웠습니다.

선행기술에서 동일한 물질이 공개됐는지 분석

먼저 경쟁사 특허의 출원일을 기준으로 그 이전에 공개된 특허문헌과 학술논문, 연구자료를 검토했습니다.

핵심은 특허에 포함된 물질이 기존에 알려져 있었는지, 해당 복합조성물을 만들 기술적 가능성이 제시됐는지를 확인하는 것이었습니다.

여기서 중요한 법적 기준은 특허법 제29조의 신규성과 진보성입니다.

신규성은 출원 전에 동일한 발명이 공개되었는지 판단하는 요건이며, 진보성은 선행기술을 바탕으로 쉽게 발명될 수 있었는지 판단하는 요건입니다.

복합 조성물의 기술적 차별성 검토

두 번째 쟁점은 기존에 알려진 물질을 결합한 방식 자체에 기술적 차별성이 있는지였습니다.

또한 조성물의 배합 비율이나 구성 방식에 차이가 있더라도 그러한 변경이 일반적인 연구와 실험을 통해 쉽게 도출될 수 있는지가 중요했습니다.

이 과정에서는 다음 요소를 중심으로 특허 청구범위와 선행기술을 비교했습니다.

새로운 약리효과가 실제로 입증됐는지 검토

세 번째 쟁점은 경쟁사가 주장하는 새로운 치료 효과였습니다.

따라서 특허 명세서에 기재된 실험자료를 바탕으로 개별 물질의 효과와 복합 조성물의 효과를 비교하는 것이 중요했습니다.

실험에 사용된 비교군이 적절한지, 측정 지표가 주장하는 치료 효과를 충분히 보여주는지, 결과가 객관적으로 뒷받침되는지를 살펴야 했습니다.

전문변호사는 단순히 치료 효과가 나타났는지가 아니라 기존 기술에서 예측하기 어려운 수준의 효과가 실제로 확인됐는지가 중요하다고 말했습니다.

특허무효심판의 핵심 검토 항목

3. 특허무효심판 결과, 복합 조성물 특허 무효 판단

특허무효심판에서 핵심적으로 다뤄진 쟁점은 기존에 알려진 물질의 조합에 독점적인 특허권을 인정할 만큼의 기술적 차별성이 있는지였습니다.

심판부는 선행기술과 기존 사용 사례, 조성물의 구성 및 약리효과에 관한 자료를 종합적으로 검토했습니다.

그 결과, 기존 기술을 바탕으로 해당 조성물을 쉽게 도출할 수 있다는 점 등을 근거로 특허의 진보성이 부정된다고 판단했습니다.

이에 따라 심판부는 쟁점이 된 특허 청구항에 대해 무효심결을 내렸습니다.

특허무효심판에서 주목한 기존 기술과의 유사성

심판부는 특허 출원 전에 관련 성분이 이미 사용되고 있었으며, 기존 자료를 통해 해당 성분들의 조합 가능성을 확인할 수 있다는 점에 주목했습니다.

또한 조성물의 구성과 작용 효과를 검토한 결과, 기존 기술과 구별되는 예측하기 어려운 현저한 효과가 충분히 인정되는지도 살폈습니다.

결국 기존에 알려진 성분을 결합했다는 사실만으로 진보성을 인정하기 어렵다는 판단이 무효심결의 중요한 근거가 됐습니다.

특허무효심판으로 확인한 기술적 차별성의 중요성

이번 심결은 복합 조성물에 관한 특허라도 기존 기술과의 실질적인 차이와 진보성이 인정되어야 한다는 점을 보여줍니다.

특히 의약품 분야에서는 개별 성분의 선행 사용 여부뿐 아니라 조합의 용이성, 약리효과 및 이를 뒷받침하는 객관적인 자료가 중요한 판단 요소가 될 수 있습니다.

특허무효심판 무효 판단 기준

4. 특허무효심판 대응, 바이오 기술과 법률의 종합적 검토

특허무효심판에서 의약품과 바이오 기술에 관한 특허는 법률적 판단만으로 모든 쟁점을 파악하기 어려운 분야입니다.

특허무효심판을 고려하는 경우에는 선행기술과 실험자료를 확보하고, 등록특허의 무효 사유를 구체적으로 검토하는 과정이 필요합니다.

또한 특정 특허의 무효 가능성과 별개로 다른 관련 특허의 존재 여부와 사업화 과정의 법률적 위험도 확인해야 합니다.

경쟁사의 특허로 인해 연구개발이나 기술사업화에 어려움을 겪고 있다면, 대륜의 제약바이오헬스“대륜과 같은 대형 법무법인이라면 복잡한 바이오 기술을 어떻게 세밀하게 검토해줄까?” 궁금하실 수 있습니다.

의약품 특허처럼 전문성이 높은 사건일수록 다양한 분야의 전문가가 협업할 수 있는 대형로펌의 역량이 중요합니다.

대한민국 상위 0.5% 법무법인(법무부·국세청 통계 기준 국내 법무법인 1,713개 중 매출액 8위) 대륜은 특허전문변호사를 중심으로 제약바이오사 출신 변호사, 변리사 등 분야별 전문가와 협업하여 특허분쟁에 대응합니다.

특허의 법리적 쟁점만 검토하는 게 아니라, 의약품의 기술적 특성과 바이오산업의 실무까지 다각도로 살핍니다.

바이오 특허는 작은 기술적 차이 하나로도 권리의 유효성이 달라질 수 있는 분야이기에 더욱 전문적인 접근이 필요합니다.

특허무효심판 검토 등 특허분쟁에 직면해 있다면, 법리와 바이오 기술을 함께 이해하고 방향을 제시할 수 있는 대륜의 전문가들과 대응 방향을 검토하시기 바랍니다.

특허무효심판에서 바이오 신약 조성물의 특허 무효 결정 받은 사례

본 콘텐츠는 법무법인(유한) 대륜의 실제 업무 사례를 바탕으로 일부 각색하여 작성되었으며, 저작권은 당사에 귀속됩니다.
무단 전재, 복제 및 배포 등 저작권 침해 행위에 대해서는 관련 법령에 따른 조치가 이루어질 수 있습니다.

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참고자료 · 출처
  • 특허법 제29조 제1항
  • 특허법 제29조 제2항
  • 특허법 제136조

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